商標指示性合理使用研究.pdf

1、商標法保護商標代表的商譽。商標侵權訴訟禁止他人未經許可在競爭性產品/服務上使用與商標持有人相同或近似的商標，防止消費者混淆誤認。商標淡化訴訟則禁止他人未經許可在非競爭性產品上使用馳名商標持有人的馳名商標，避免弱化馳名商標與其所使用的商品/服務之間聯(lián)系的唯一性或者貶損該馳名商標的價值。另一方面，上述商標權的排他性難免對市場競爭帶來壟斷效應，反壟斷法的學者基于自由競爭的考量對商標權利一直持懷疑態(tài)度。而且，言論自由作為基本的憲法權利不僅關乎言

2、論者的自我完善與發(fā)展，還關乎深化文化、社會以及社會進程。商標指示性合理使用視為衡平上述相互沖突利益的管道。
　　商標指示性合理使用是這樣一個基本事實：只要不產生消費者混淆可能性或者淡化原告的馳名商標，任何人均可自由地在表達性使用（expressive use）的意義上使用商標說明、稱呼、命名該商標所表示的產品/服務。當然非商業(yè)使用商標不適用商標法，例如在新聞報道及評論、戲仿中使用他人商標。該原則首先于1992年由美國第九巡回法院在

3、“新男孩”一案中作為商標侵權普通法上的抗辯被歸納出來成為先例，又于2006年美國國會制定商標淡化法修正案（TDRA, Trademark Dilution Reform Act of2006）時基于言論自由之保障被納入合理使用范疇，作為淡化訴訟中成文法上的抗辯。但是該原則誕生以來的20多年中，在美國明確采用該原則的法院并不多，典型的只有最初提出該原則的第九巡回上訴法院和2005年提出指示性合理使用兩步分析法的第三巡回上訴法院，大多數巡回

4、上訴法院仍然根據商標權僅限于制止消費者混淆的基本原理或者維持市場競爭以及保護言論自由的原則處理類似案件，本文第一章梳理了傳統(tǒng)商業(yè)模式下以及新興互聯(lián)網背景下商標指示性合理使用原則的適用情況及其類型化問題，在類型化問題上，本文從指示性使用是使用原告商標稱呼、命名原告的產品/服務這樣一個基本事實出發(fā)，認為凡是第三人未經許可使用商標持有人的商標說明、指向、稱呼商標持有人或其商品/服務的情形均屬于商標指示性使用，包括在新聞報道及評論、戲仿、比較廣

5、告或者說明商品/服務特點及內容時使用商標持有人商標的情形，其中既有商業(yè)言論如比較廣告、說明商品/服務特點及內容，也有非商業(yè)言論如新聞報道及評論，還有混合型言論如戲仿。
　　傳統(tǒng)的商標權范圍僅限于原告有權利制止第三人未經許可混淆性地在商標區(qū)分產品（來源）的意義上使用原告的商標，不能像專利權、版權那樣可以自由轉讓、許可商標權，是有限的準財產權利而非純粹財產權利（property in gross），商標并非不可觸犯的禁忌，任何不導致消

6、費者混淆可能性的非商標使用意義上的表達性使用（expressive use），例如新聞報道及評論，戲仿，比較廣告，說明產品/服務特點及內容，等等，均不在商標禁止權范圍內，這是由商標權的本質決定的，是商標指示性合理使用的商標法基礎。但是商標使用/非商標使用并非商標法律責任的門檻，即使非商標使用的指示性使用，也要進行混淆可能性分析，因為如后文所述，商標指示性合理使用其實是特定類型的不導致混淆可能性的使用，不屬于積極性抗辯（affirmati

7、ve defense），要由原告證明是否存在混淆可能性，用大陸法系訴訟法的術語即被告雖然提出指示性合理使用抗辯，但是不負本文第三章所述商標指示性合理使用構成要件的舉證責任。
　　商標保護與言論自由的沖突源于這樣一個事實：一方面，商標法授予商標持有人專用權（盡管是有限的財產權），例如禁止他人在相同商品上使用相同商標（雙重相同原則），或者混淆性地在類似商品上使用其商標（多因素混淆可能性分析標準），或者在非競爭性商品上使用其馳名商標，危

8、及該馳名商標的聲譽、馳名商標與商品之間聯(lián)系的唯一性（distinctive character of the trademark），或者不正當的利用該馳名商標的優(yōu)勢即搭便車，另一方面，受國際人權公約和各國憲法保護處于基本人權地位的被認為對促進個人自我完善以及推進社會政治文化進程具有至關重要作用的言論自由卻授予每一個人自由表達自我的權利，特別是言論自由除了保護傳統(tǒng)的公民表達其非商業(yè)言論即政治、文化和社會觀點之外，還擴張到保護被認為對于消費

9、者具有積極影響即信息效應的商業(yè)言論（美國通過1976年Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council案，立法機關不得非法限制廣告主通過廣告發(fā)布商業(yè)信息），商標專用權與言論自由，無論是與指示性使用他人商標中傳統(tǒng)的非商業(yè)言論自由還是商業(yè)言論自由之沖突不可避免，只不過商業(yè)言論受較低水平的保護而已，指示性合理使用具有言論自由的憲法基礎。非商業(yè)言論因其不

10、滿足構成商標侵權必須的“商業(yè)使用”（use in commerce）要素，可以絕對豁免于商標侵權或者淡化的民事責任，即使屬于商業(yè)言論的指示性使用如果滿足本文第三章提出的合理使用的兩個要件也不會觸發(fā)商標侵權責任。
　　從競爭的角度而言，商標法促進了市場信息流動，具有潛在地達致獲得較充分信息的消費者和更具競爭力的市場的功能，因為通過制止在商業(yè)中欺騙性使用商業(yè)標記，商標法能夠使經營者打造識別其商品的捷徑，減少消費者搜索成本。所以，商標法

11、是競爭法而不是私法，商標法的目的具有層次性，其表面上的目的是保護商標權，但是最終目的是制止不正當競爭行為，維護公平自由的市場競爭秩序，商標權不過是一種工具性安排，它具有功能性內涵，商標權是手段而不是目的。但是自二十世紀初期以來商標權不斷處于擴張之中，從可商標的主題到混淆可能性的認知主體和時間，到馳名商標的持有人可以不以傳統(tǒng)的混淆可能性為條件即可提起商標淡化訴訟（如果存在消費混淆可能性則可以提起商標侵權訴訟，自不待言），商標權有妨礙和窒息

12、市場競爭和言論自由的危險，走向了它的反面。商標指示性合理使用使合法的市場競爭行為如說明產品和服務內容等商業(yè)行為和言論免于商標權人的訴訟威脅，有效緩解了“寒蟬效應”（chilling effects），是衡平原告商標財產權和自由競爭、言論自由的等公共利益沖突的一件工具，商標指示性合理使用具有競爭法的規(guī)范基礎。本文第二章分析了商標指示性合理使用的上述商標法、憲法和競爭法基礎，它們可以歸結為第三人享有指示性使用他人商標的利益。
　　根據

13、前述商標指示性合理使用原則的發(fā)展演變、類型化及其規(guī)范基礎，本文第三章研究商標指示性合理使用之構成要件。對于非商業(yè)指示性使用而言，無論是基于商標法“非商業(yè)使用原則”還是憲法第一修正案言論自由原則，均屬于絕對豁免商標法律責任的事由。對于商業(yè)指示性合理使用而言，源于版權法合理使用制度、作為商標權限制之一的商標合理使用制度最基本的分類是商標指示性合理使用與傳統(tǒng)合理使用(classic fair use），兩者在諸多方面存有差異：前者適用于任何商

14、業(yè)標記，后者僅適用于不具有內在天然識別性（即顯著性），需要獲得第二含義才可獲得商標權的描述性商標；在美國商標法（包括普通法和成文法《蘭哈姆法》）的商標侵權訴訟中，前者屬于成文法上的免責事由，在商標淡化訴訟中則屬于成文法上的抗辯事由，我國則無論是在商標侵權訴訟中還是根據最高人民法院2009年的司法解釋提出的商標淡化訴訟中，指示性合理使用均不屬于免責事由；后者則有成文法上的根據（美國商標法15 U.S.C.1114（b）（5），我國《商標法

15、》（2013）第59條第1款）；在美國法上，前者不屬于積極抗辯，后者屬于積極抗辯；前者不能與混淆可能性并存，后者可以與混淆可能性并存，因為后者擔心的是商標持有人試圖把原本屬于公共領域的詞匯據為己有，有害于公共使用需求原則（the requirement of availability principle），前者則無此擔憂。就商業(yè)指示性合理使用之構成要件，本文不同于第九巡回法院1992年“新男孩”案確立的三要件和第三巡回法院2005年“2

16、1世紀”案采用的修正的新三要件，認為指示性合理使用的構成要件有二：一是原告使用被告商標的必要性，二是原告使用被告的商標不存在混淆可能性，但是因為指示性合理使用不屬于積極抗辯，第二個要件的證明其實是混淆多因素可能性分析，所以要由原告舉證完成，而不是由被告證明，是以原告證明被告在比較廣告或者說明自己產品/服務特點及內容等商業(yè)性使用原告商標時存在混淆可能性，即滿足侵權或者淡化訴訟最低表面證據的要求來判斷的。如果原告能證明被告上述指示性使用行為

17、存在混淆可能性，則被告主張自己指示性使用是合理的就不成立。這與憲法第一修正案保護商業(yè)言論的前提是真實即不得含有詆毀、虛假陳述、誤導性等內容的要求是一致的，商標指示性合理使用原則是憲法商業(yè)言論自由在商標法上的實現(xiàn)，當然，非商業(yè)言論因為絕對豁免而不適用商標法自不必考慮混淆可能性判斷問題，但是仍不得侵犯他人的名譽權、隱私權等合法權益。
　　雖然我國商標法條文中未正式出現(xiàn)“商標指示性（合理）使用”的字樣，但是工商行政管理執(zhí)法機關及人民法院